Le registraire des marques de commerce (le « registraire ») peut désormais exiger des propriétaires de marques de commerce déposées auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada qu’ils présentent des preuves d’emploi à l’égard de certains enregistrements, faute de quoi ces enregistrements sont susceptibles de radiation en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »).
Le 16 décembre 2024, la Commission des oppositions des marques de commerce (la « COMC ») a annoncé le lancement d’un projet pilote en vertu de l’article 45 de la Loi (le « projet pilote »). Aux termes du projet pilote, le registraire sélectionnera au hasard, à compter de janvier 2025, des marques de commerce déposées inscrites au registre qui satisfont à certains critères et exigera des propriétaires de ces marques de commerce de présenter des preuves d’emploi de ces dernières. Avant le lancement du projet pilote, les procédures prévues à l’article 45 de la Loi (les « procédures en vertu de l’article 45 ») devaient être engagées par des tiers.
Le registraire enverra 100 avis en janvier 2025, ainsi que 50 avis au cours de chacun des mois de février et de mars 2025. Le nombre d’avis qui seront envoyés en avril 2025 et lors des mois subséquents reste à déterminer. Une fois qu’un nombre statistiquement significatif de procédures en vertu de l’article 45 conclues aura été atteint, la COMC organisera des consultations pour recueillir des commentaires sur la nécessité ou non de poursuivre le projet pilote.
Dans le présent bulletin, nous jetons la lumière sur la politique sous-jacente au projet pilote, les rouages de ce dernier, et les façons dont ces changements pourraient se répercuter sur les propriétaires de marques de commerce, les licenciés et d’autres parties prenantes.
Modifications aux procédures prévues à l’article 45
Objectif
Le projet pilote a pour objectif d’assurer que le Registre des marques de commerce (le « registre ») reflète correctement des marques de commerce qui sont employées, et que les marques de commerce qui y sont inscrites soient bel et bien en lien avec les produits et services énumérés dans l’enregistrement. Cet objectif se fonde sur l’intention du registraire de préserver l’intégrité du système des marques de commerce et de favoriser la concurrence loyale en désencombrant le registre pour les entreprises qui souhaitent créer de nouvelles marques de commerce. Le fait qu’aux termes du projet pilote le registraire puisse exiger des propriétaires de marques de commerce qu’ils présentent une preuve d’emploi de ces dernières aidera à réunir des données sur le nombre de marques de commerce qui ne sont plus en usage.
Rouages du projet pilote
Catégories des marques de commerce sélectionnées
Le registraire sélectionnera au hasard des enregistrements et exigera des propriétaires de marques de commerce déposées inscrites au registre depuis plus de trois ans qu’ils présentent des preuves d’emploi à l’égard de ces marques ou, s’il y a lieu, des preuves à l’égard des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi. Les enregistrements seront sélectionnés parmi les catégories suivantes : 1) les enregistrements basés sur l’emploi; 2) les enregistrements basés sur l’emploi projeté pour lesquels une déclaration d’emploi a été produite; 3) les enregistrements basés sur l’emploi et l’enregistrement à l’étranger; 4) les enregistrements qui incluent plusieurs bases; et 5) les autres enregistrements enregistrés depuis plus de trois ans.
Des procédures en vertu de l’article 45 ne pourront pas être engagées par le registraire à l’égard des enregistrements sur lesquels ce dernier n’a aucune autorité à ce titre, notamment lorsque l’enregistrement est inscrit au registre depuis moins de trois ans, lorsque l’enregistrement a déjà été radié ou annulé, ou lorsqu’il y a de bonnes raisons pour le registraire de ne pas émettre un avis en vertu de l’article 45 (par exemple, lorsqu’un tel avis serait frivole ou lorsqu’un enregistrement fait déjà l’objet d’une procédure en vertu de l’article 45 qui est en cours ou en appel).
Preuve à produire en réponse à un avis en vertu de l’article 45
Un propriétaire inscrit ayant reçu un avis en vertu de l’article 45 dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de l’avis en question pour produire une preuve, laquelle doit démontrer que la marque de commerce visée a été employée Canada, en lien avec chacun des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis en vertu de l’article 45. La preuve doit établir que la marque de commerce visée est employée par le propriétaire inscrit, un cessionnaire ou un licencié.
Lorsque la marque de commerce est employée sous licence par une personne ou une entité qui n’en est pas le propriétaire inscrit, ce dernier peut inclure une déclaration à cet effet dans son affidavit ou sa déclaration solennelle, établissant qu’il exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des produits et/ou des services offerts en lien avec la marque de commerce. Le propriétaire inscrit peut également fournir d’autres preuves, notamment une copie du contrat de licence entre ce dernier et le licencié, ou une preuve de contrôle actif, telle que des manuels ou documents de formation fournis au licencié.
En l’absence d’un tel emploi, la soumission du propriétaire inscrit doit préciser la date du dernier emploi de la marque de commerce concernée, ainsi que les raisons justifiant le défaut d’emploi durant la période pertinente. Les raisons données doivent être considérées comme inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles par le registraire pour que l’enregistrement ne soit pas annulé.
Répercussions sur vos marques de commerce
Bien qu’il s’agisse toujours d’une bonne pratique pour les propriétaires de marques de commerce déposées au Canada d’employer ces dernières au cours des trois années après leur enregistrement (ainsi que par la suite), ce projet pilote vient augmenter la possibilité qu’une marque de commerce enregistrée soit visée par une procédure en vertu de l’article 45.
Si vous ou votre entreprise possédez ou utilisez une marque de commerce, il y a lieu de considérer les éléments suivants :
- En tant que propriétaire d’une marque de commerce enregistrée, envisagez la possibilité de consulter un agent de marques de commerce ou un avocat pour déterminer la meilleure forme de preuve d’emploi à conserver à portée de main. La preuve exigée en vertu de l’article 45 variera en fonction des produits et/ou des services spécifiés dans l’enregistrement. Le simple emploi d’une marque de commerce ne suffit pas : il faut fournir la preuve appropriée de cet emploi.
- En tant que donneur de licence d’une marque de commerce enregistrée à un tiers, envisagez la possibilité d’ajouter au contrat de licence des dispositions imposant l’utilisation de la marque de commerce concernée et la fourniture d’une preuve de cet usage.
- Si vous songez à acheter une entreprise ayant des marques de commerce de valeur, ou si vous songez à investir auprès d’une telle entreprise, envisagez de prendre des mesures pour vous assurer que cette entreprise est en bonne position d’agir si une procédure en vertu de l’article 45 devait être engagée contre elle.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un membre de notre groupe Propriété intellectuelle.
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